Когда заявляемое на регистрацию в качестве товарного знака обозначение вводит потребителя в заблуждение?

Новости патентования

Возможность введения потребителя в заблуждения не обусловлена законом исключительно наличием тождественного или сходного до степени смешения товарного знака, зарегистрированного на территории Российской Федерации.

Согласно пп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, являющиеся ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В судебном деле № СИП-415/2016 по иску компании о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 01.02.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака «CARGONET» было установлено, что другая компания — норвежский перевозчик «CargoNet AS» — с 2002 года уже использует обозначение «CargoNet» для маркировки услуг, связанных с железнодорожными перевозками грузов, сведения об этой компании содержатся в российской прессе, а также на русскоязычных сайтах в сети Интернет, в том числе на сайте информационного агентства открытого акционерного общества «РЖД».

Однако Истец, вопреки доводам Роспатента, возражал против отказа в регистрации товарного знака, настаивая на том, что факт использования иностранной компанией с 2002 года сходного обозначения не является основанием для отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения.

Однако в Решении от 11 октября 2016 г. по делу № СИП-415/2016 Суд по интеллектуальным правам на доводы Истца отметил следующее.

Ссылка Истца на то, Роспатент при проведении экспертизы не учел факт отсутствия регистрации на территории Российской Федерации соответствующего товарного знака, имеющего более ранний приоритет по отношению к заявленному обозначению, не может быть признана обоснованной в силу того, что возможность введения потребителя в заблуждения не обусловлена законом исключительно наличием тождественного или сходного до степени смешения товарного знака, зарегистрированного на территории Российской Федерации. Такая возможность может возникать и в случае использования иными лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения в своей хозяйственной деятельности до даты приоритета заявленного обозначения, если обозначение в силу его частного употребления применительно к товарам (услугам) другого лица стало известным потребителям.

При этом, вопреки соответствующему доводу заявителя, не имеет правового значения, использовалось ли обозначение до даты приоритета иностранной или российской компанией, так как определяющим фактором является его известность российским потребителям и возможность возникновения у них ассоциаций об оказании услуг иным, нежели заявитель, лицом.

Таким образом, отказать в регистрации товарного знака со ссылкой на введение заявляемым обозначением потребителей в заблуждение относительно товара либо его изготовителя Роспатент может не только ссылаясь на уже зарегистрированные тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки, но и на не зарегистрированные и не поданные на регистрацию обозначения, уже используемые длительное время другой компанией (компаниями), тождественные или сходные с заявляемым.

Подробнее в материалами дела можно ознакомиться по ссылке.